《人民司法》系最高人民法院机关刊

提要

一、常见的创造性与说明书充分公开交织的问题

二、原因探析

三、创造性与说明书充分公开交织问题的澄清

四、创造性与说明书充分公开问题的界限

结语

内容提要创造性与说明书充分公开这两个法律要求在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑。将说明书充分公开等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中考虑，不利于创造性判断法律标准的稳定性和一致性，又可能致使说明书充分公开等法律要求被搁置，因此，专利创造性与说明书充分公开的界限应当予以理清，使两者各司其职，并达到说理的逻辑自洽。

专利创造性与说明书充分公开的界限

本文刊登于《人民司法》2020年第16期

作者：高雪

作者单位：最高人民法院知识产权法庭

专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。而根据专利法第二十二条的规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。从法律条文中看，创造性和说明书充分公开均是发明创造获得专利授权的必要条件，一般遵循不同的判断标准和审查逻辑，两者本应属于两个不同的问题，但由于专利申请、授权审查实践的多样性、复杂性，这两条平行线产生了交织。本文通过探讨和研究实践中遇到的问题，以期明晰两个问题的边界。

一、常见的创造性与说明书充分公开交织的问题

在创造性的判断中，存在其与说明书充分公开的交织，其中比较常见的有以下几种情形：

(一)技术效果不可预见时，创造性与说明书充分公开的交织

对于不同类型、不同领域的技术方案，有的技术方案的技术效果具有可预见性，有的则不具有可预见性。关于说明书充分公开这一专利法律要求，除非本领域普通技术人员根据说明书的记载，能够确信该技术方案可得到实施并具有可预见的技术效果，否则说明书中应该对技术效果作出清楚、明确的记载。这一问题在以实验为基础的化学、医药领域尤为明显，技术效果在该领域发明中占有重要地位，通常被认为是属于不可预见技术效果的领域，其必须充分公开必要的实验数据。

实务中，专利说明书缺少对技术效果这部分内容的记载，此时通过与现有技术的比较，无法认定要求保护的内容具有预料不到的技术效果，或者专利说明书中虽有技术效果的记载，但记载不清楚或者不真实，故而在技术效果未被认可的情形下，专利均有可能被认定为不具备创造性。

(二)同时就创造性与说明书充分公开作出认定时的问题交织

在创造性与说明书充分公开两个法定条件的判断中，均涉及技术问题的确定，具体为说明书充分公开判断中的发明要解决的技术问题，与创造性判断中的发明实际解决的技术问题。在创造性判断所运用的“问题——解决方案”思路中，一般遵循 3 个步骤 ：确定最接近的现有技术，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，判断要求保护的发明对本领域普通技术人员而言是否显而易见，其中第 2 个步骤为确定发明实际解决的技术问题。而在对说明书充分公开的判断中，则要求本领域普通技术人员在阅读说明书后，不需要付出创造性劳动，就能够理解并实施发明，解决该发明要解决的技术问题。

实践中，由于创造性与说明书充分公开的判断中确定技术问题的方法思路不同，说明书充分公开判断中的发明要解决的技术问题，与创造性判断中的发明实际解决的技术问题存在不相同的情形。而在这种技术问题认定不同的情况下，需要同时对发明专利是否充分公开和具备创造性给出明确的认定结论时，需考虑发明要解决的技术问题和发明实际解决的技术问题之间的关联，以避免两条款在适用、论理过程中产生逻辑冲突。

(三)确定实际解决的技术问题时，创造性与说明书充分公开的交织

在专利无效宣告行政程序中会存在以下情形 ：无效请求人一方面主张说明书未提供实验数据证明权利要求中所述的技术效果 ;另一方面又依据现有技术主张权利要求所述的技术效果是显而易见的，因此相关权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。上述论述显然是从两种不同专利法定条件的构成要件、认定逻辑出发，对专利的效力提出的质疑，但其中明显存在相互矛盾的论述，这也使得司法认定、行政审查无所适从。

基于上述情形，在关于专利不具备创造性的主张中，有时会形成一种论证逻辑 ：权利要求所述的技术效果未被说明书支持和验证，故确定实际解决的技术问题不能考虑仅在权利要求中声称的技术效果，而应将实际解决的技术问题进行更加宽泛和上位的概括。基于这样笼统化的技术问题，本专利申请对于本领域普通技术人员来说容易想到，故不具有创造性。

基于以上情形的分析，我们会发现，不管是专利因说明书中技术效果缺失或者未被认可而被评价为不具备创造性，还是因创造性与说明书充分公开判断中的技术问题不一致而可能产生论理冲突，抑或是确定实际解决的技术问题时不考虑未在说明书得到验证的技术效果等情形，均反映出创造性与说明书充分公开交织现象并不鲜见，明晰两个法定条件的界限实有必要。

二、原因探析

原则上，创造性的评价与说明书充分公开的判断，依据专利法的规定，均有其相对独立的判断标准、规定要件，一般来说不易导致混淆，但实践中却是多有混淆论辩、评判的情形，主要有以下原因 ：

目前审查指南是通过反面列举公开不充分情形的方式，来确定说明书充分公开的评价标准，缺少从正面列举之外，也难以穷尽描述方式而无法满足复杂的实践情况需要。基于此，在对于说明书充分公开条件的审查中，往往缺少直接对应的评价标准。

另外，基于我国的专利审查实践，专利行政审查从统一审查理念、节约审查程序、缩短审查周期的角度，强调以对新颖性、创造性、实用性的审查为主线，在专利申请具备授权前景的情况下，再对专利进行全面审查。“三性”为主线的审查政策是在长期专利审查工作和经验中调整、探索形成的，其有效地平衡审查质与效、发明人利益与社会公共利益之间的价值。但在重视对新颖性、创造性等专利实质授权条件审查的同时，实践中不可避免地存在弱化对充分公开、权利要求书应该得到说明书支持、修改超范围等其他法定条件审查的情形。

相应地，专利申请人与社会公众不管是在维持专利权有效的论述中，抑或是在专利权无效宣告请求中，重视专利实质授权条件的论辩而忽视了专利形式要件的主张，进而容易在创造性判断中将说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等法定条件一并纳入，即将本应属于说明书充分公开等形式条件的问题放入创造性判断标准中主张，这无疑让创造性判断的法律标准的稳定性、一致性受到考验。

三、创造性与说明书充分公开交织问题的澄清

本文第一部分已经述及，似乎在专利实务中存在创造性与说明书充分公开问题交织的现象，其中的前两个情况，在应然的条款选择与规则适用方面基本是明确清晰的，最后一个问题则尚待理清，即在技术效果未被验证的情况下，其能否用于创造性判断中实际解决的技术问题的确定，进而据以判断对本领域普通技术人员来说是否显而易见。当然该问题的产生可能存在多方面原因，但其中重要原由之一为混淆了创造性与说明书充分公开中技术问题认定的判断标准和思路。

要澄清这一问题，我们首先要理清创造性与说明书充分公开中技术问题如何确定。关于本发明要解决的技术问题和说明书充分公开的关系。说明书充分公开判断中所涉及的发明要解决的技术问题，是发明人所认定的发明创造的起因，需要依据说明书中记载的该部分内容，辅助以发明的背景技术及其中存在的缺陷，必要时根据说明书确认的技术效果反推补充，以所属领域技术人员的眼光进行客观认定，发明专利申请要求保护的技术方案应当能够解决这些技术问题。通常情况下，创造性判断中所涉及的发明实际解决的技术问题，是基于发明与最接近现有技术的区别特征所能达到的技术效果来确定的，从这个意义上说，发明实际解决的技术问题是为获得更好的技术效果对最接近现有技术进行改进的技术任务。因此，发明实际解决的技术问题是客观的，区别特征的确定是理解发明实际解决技术问题的基础。

在说明书充分公开判断中，必须是能够实现技术方案、解决技术问题、产生预期效果 3 者同时满足 , 且 3 个条件之间存在着先后顺序上的逻辑关系 , 应首先确认本领域普通技术人员根据说明书公开的内容是否能够实现该技术方案 , 然后再确认是否解决了技术问题、产生了技术效果 , 其中是否能够解决相应的技术问题并实现有益的技术效果。这两者是密切关联的，在考虑技术问题时需考虑技术效果已经得到验证。

创造性判断则不同，其考虑的是本领域普通技术人员在现有技术的基础上是否容易想到采用特定技术手段解决特定技术问题。如果说明书中已经记载了区别技术特征在所要求保护的发明中所达到的技术效果，或者本领域普通技术人员根据说明书的记载能够得到区别技术特征在所要求保护的发明中所达到的技术效果，表明专利发明人已想到采用区别技术特征对应的技术手段来解决该技术效果对应的技术问题。因而，如无证据表明现有技术已经公开或者给出教导采用这样的技术手段来解决这样的技术问题，则说明该技术方案具有创造性。综上可知，创造性判断中技术问题的确定与专利文件是否已经验证该技术效果原则上并无直接关联性。即使这样的技术效果未被验证，也不能当然据此否认采用这样的技术手段解决这样的技术问题的想法是本领域普通技术人员在申请日前不容易想到的，即专利具有创造性。

另外，创造性判断不考虑技术效果是否被验证，并不会导致不应当授权的专利申请获得授权而损害公共利益。如果在相应技术效果未被验证的情况下，能够认定基于说明书的记载不足以证明本领域普通技术人员能够清楚如何采用本申请所要求保护的技术方案达到预期的技术效果，则说明本申请公开不充分，可以适用说明书公开不充分的相关法律条款予以驳回。也就是说，技术效果是否得到验证是在说明书充分公开中予以考虑，只有当专利申请同时满足说明书充分公开、创造性等法定条件时才可能获得授权，同样可以达到专利申请合理授权而无损公共利益。

因此，即便在区别特征所实现的技术效果未被验证的情况下，其也可以用于创造性判断中发明实际解决的技术问题的确定。创造性与说明书充分公开交织问题其实是个伪命题，两项法律标准仍然相对平行，各守其位。

四、创造性与说明书充分公开问题的界限

(一)创造性与说明书充分公开的制度价值不同

说明书充分公开与以公开换保护的专利制度设定密切相关，其已经成为专利制度存在和发展的重要基石。我国专利法自颁布以来，在之后的多次修改中关于专利充分公开的法律条款一直未作改动，均规定“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。充分公开制度能够平衡专利权人利益和社会公众信赖利益，以避免申请人跑马圈地将未实际作出的发明创造纳入专利权保护范围以获得垄断性排他权。

创造性是发明创造的本质特性，是专利制度中对发明创造相较于现有技术的创新高度要求。评判创造性的关键在于如何尽可能客观地衡量发明技术贡献的大小，一方面避免授权标准过低的专利丛林现象，过度密集的专利将限制技术的实际应用，进而阻碍科学技术进步和经济社会的发展 ;另一方面避免授权标准过高，发明人得不到与其创新贡献相匹配的专利排他权回报，则不符合专利法鼓励发明创造的立法目的，从而使得最终授予的专利权能够与发明人对于现有技术的真正贡献相匹配。

创造性与说明书充分公开，在专利法中均占有举足轻重的地位，两者虽均涉及专利权人与社会公共利益之间的利益平衡，但基于不同的制度设置目的而存在，在实务分析处理中，要对两者不同的价值均予以尊重。在面临具体问题时，对于是否应当将其纳入创造性判断中考量，还是应在说明书充分公开问题中予以考虑，可根据两项制度的价值导向进行判断。

(二)创造性与说明书充分公开存在一定的逻辑顺序

说明书充分公开是要求只有专利说明书对发明创造进行了清楚、完整的说明，使得本领域普通技术人员能够实现，才表明专利申请人实质上将该发明创造对社会公众公开，从而换得专利排他实施权。相比之下，创造性所考虑的是相对于现有技术而言到底对具有何种发明高度的发明创造应当给予专利保护。从这个意义上说，充分公开是授予专利最基本的要求，如果其无法满足充分公开的要求，则无法获得授权，相应地也就没有必要对其创造性进行评价。

另外，根据专利实质审查的一般规律，可以先审查判断专利申请是否符合说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等授权条件，当专利满足这些基本的形式条件之后，再在此基础上进行新颖性、创造性的判断。在此种顺序下，一是有利于从源头上驳回不满足基本形式条件的专利申请。说明书充分公开等问题的判断一般无需进行对比文件的检索，当出现权利要求声称的技术效果未被说明书所记载或者验证的情况，可以说明书公开不充分为由驳回专利申请，有利于提高专利审查的效率。二是有利于稳固专利实质性授权条件审查的基础。在专利申请满足了基本形式条件后，再审查专利是否满足新颖性、创造性等实质性条件，相应地后续审查的基础相对稳固，作出的认定更加全面客观。

(三)避免将说明书充分公开问题纳入创造性判断

将属于说明书充分公开的相关问题纳入创造性判断，存在以下弊端：

一是不利于明晰创造性的判断标准。创造性判断与说明书充分公开等属于不同法律要求，在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑。将本质上属于说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑，可能使创造性判断不堪重负，不利于创造性判断法律标准的稳定性和一致性。尤其是在专利审查中，如何保证审查标准的稳定性和一致性，一直是审查所面临的重点问题和难点问题。如果在创造性判断中需要同时考虑说明书充分公开、权利要求是否得到说明书支持等因素，则势必导致创造性判断稳定性和一致性的减损。

二是不利于当事人实质论辩。在创造性判断中考虑其他授权条件，可能会使当事人损失对特定问题针对性答辩的机会或者产生答辩的偏差。例如，在专利文件对区别特征的技术效果未公开或者验证的情况下，如果审查员在创造性判断中考虑说明书充分公开的问题，而不是将说明书未充公开分作为单独理由明确提出，可能是要在确定技术问题时予以考虑，进而作出是否对本领域普通技术人员显而易见的判断。在此情况下，申请人或者专利权人一般难以认识到本申请的创造性问题本质上是由于审查员认为可能具有创造性技术方案、技术效果公开不充分而产生的，从而导致论辩不充分、答辩理由偏差。而且一般来说，一旦申请被驳回或者权利被宣告无效，申请人和专利权人不再有其他救济途径就此问题获得或者恢复权利。

因此，应尽量避免将说明书充分公开问题纳入创造性的判断，遵从专利法的制度设计，使得法律条款之间的适用界限尽量明确清晰，也更有利于对专利申请人以及社会公众作出明确指引。

结语

创造性与说明书充分公开，系专利法中分别从不同角度对权利要求的合法性进行规范和调整 , 具有不同的制度价值以及一定的逻辑顺序，专利实务中应尽量避免两个法定条件的混淆，既要重视对新颖性、创造性等实质授权条件的适用，又要重视说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等授权条件的适用，使各项专利授权条件各司其职、各得其所。