对于发明专利申请，从提出申请到申请的公布，也只是开启了“万里长征”的第一步，真正的“雪山、草地”则是进入实审阶段以后的审查意见的答复，期间需要经受住各种审查意见的洗礼方能看到授权的曙光。在OA答复时修改申请文件更是代理人的一项基本功。

针对申请文件的修改，专利法中有一条重要的法条，即专利法第33条，其具体内容如下：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。这里需要强调的是，原说明书和权利要求书记载的范围包括，原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。在判断申请文件的修改是否超范围时，依据的是申请文件中的原说明书和权利要求书部分，不包括说明书摘要。

专利法第33条的立法宗旨在于平衡专利申请人的利益与社会公众的利益，由于我国的专利制度采用的是先申请制，如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请制，申请人随意把不属于申请日前的内容通过修改的方式纳入其申请文件中，从而不正当获利，将会损害社会公众的利益。

申请文件的修改是否超范围一直以来都是代理实务中较难把握的一点，代理人难免也会遇到一些有争议的关于修改超范围的审查意见。因此，本文就申请文件修改超范围的情形作了简要梳理和总结。

一、概述

在代理实践中所遇到的修改超范围的情形主要有三类，增加内容、删除内容和改变内容，而每一类情形又可以细分为多种情况，后文将结合一些实际案例来对这些情况进行说明。

二、修改超范围之增加内容

通过在说明书和/或权利要求书中增加内容造成的修改超范围，可以进一步细分为至少以下四种情况：(1)将不明确的内容或概念具体化;(2)增加物质固有的但在申请日前尚未公开的特征;(3)增加实验数据或证明材料;(4)增加技术效果或技术问题。

【例1】原权利要求书和说明书中记载了“部件A和B可以采用常规方式进行连接”。根据所属技术领域的公知常识，常规的连接方式包括焊接、铆接、镶嵌、钉接和螺栓连接。如果申请人将原申请文件中的上述内容修改为：

部件A和B可以采用常规方式进行连接，如焊接、铆接、螺栓连接。

这一修改方式将原申请文件中的“常规方式”具体化了，向原申请文件中引入了新的技术内容，这些内容均没有记载于原始申请文件中，也不能由其直接地、毫无疑义地确定，因此，该修改方式属于修改超范围的情况。

对于增加内容所涉及的修改超范围的情况，一般比较容易判断，在此不再详细展开。

三、修改超范围之改变内容

通过改变原权利要求书和说明书的内容造成的修改超范围的情况，可以分为至少以下四种情况：(1)上下位概念的互换;(2)技术特征的重新组合;(3)数值范围的修改;(4)与“笔误”相关的修改。

对于上下位概念互换的情况，这里引申出一个常被提及的概念，二次概括。所谓二次概括，是指在修改时根据原始文件的内容进行了重新概括，这种概括出的范围不是申请文件中明确记载的范围，而是介于原来的上位概念与具体实施例之间的范围，是一种“中位概括”。通常审查员倾向于对二次概括执行严格的审查标准，如果涉及了二次概括的修改方式较容易收到修改超范围的审查意见。那么在实际工作中是不是就必须放弃二次概括的修改方式只能选择一个较小的保护范围呢?答案是否定的，可以基于申请文件记载的内容深入剖析其是否还有隐含公开的内容以及从中可以直接地、毫无疑义地确定的内容，如果二次概括的内容是隐含于说明书和权利要求书记载内容中的，则是允许的，并不会超出记载的范围。我们结合例2进一步说明。

【例2】原权利要求4：一种流行性感冒疫苗的制备方法，包括如下步骤……。

修改后的权利要求4为“一种病毒毒种为甲1型、甲3型和乙型的流行性感冒疫苗的制备方法”，其余与原权利要求4相同。

原说明书实施例记载了流行性感冒病毒的具体病毒株为“甲1(H1N1)型为IVR-116，甲3(H3N2)型为NYMCX-15F，乙型为B/Jiangsu/10/2003”，表明所研究的甲1型、甲3型和乙型是分别以IVR-116、NYMCX-15F、B/Jiangsu/10/2003为例，此处内容的意思可视为举例说明，即原说明书中实质上记载了甲1型、甲3型和乙型;原始权利要求4的各个步骤均是制备流感病毒疫苗的常规步骤，无论何种病毒株，都可以通过该方法制备出疫苗。

因此，修改的内容实际上是由原说明书中文字记载的内容可以直接地、毫无疑义地确定的内容，不会造成修改超范围。如果收到类似的审查意见，代理人也可以考虑从这一角度进行答复。

对于技术特征的重新组合，尤其是将不同实施例中某些技术特征重新组合所形成的技术方案，则需要判断这些技术特征是否与原来所在的实施例中的其他技术特征之间存在密切的关联，如果该技术特征明显受到其他技术特征的制约，需要与其他特征同时存在才能成立，那么这样的重新组合是不能从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定的，会导致修改超范围。对于组合物中某一组分用量数值范围的修改，则与技术特征重新组合的情况类似，需要判断该组分的用量范围是不是受其他组分用量的限制。而“笔误”的情况适用于明显撰写失误的修改。

四、修改超范围之删除内容

删除技术特征导致修改超范围的情况主要分为三种：(1)删除必要技术特征;(2)删除组合物组分;(3)放弃式删除。

对于删除必要技术特征的情况，由于删除该技术特征之后的技术方案和原技术方案相比发生了实质性的改变，修改后的方案既未在原申请文件中记载，也不能由原申请文件直接地、毫无疑义地确定。因此，删除必要技术特征会导致修改超范围。

【例3】原权利要求1：一种多烯磷脂酰胆碱软胶囊，其特征在于其含有多烯磷脂酰胆碱40g，维生素0.05g，助溶剂20g，抗氧化剂0.5g，1-5.5mol/L的HCl适量。

修改方式：将权利要求1中的技术特征“1-5.5mol/L的HCl适量”删除。

“1-5.5mol/L的HCl适量”为必要技术特征，删除该技术特征之后的技术方案和原技术方案实际上已是两个完全不同的技术方案，该新的技术方案原始申请中并未记载，也不能从中直接地、毫无疑义地得出，因而修改超范围。

对于删除组合物组分，主要是针对组合物中单个组分或多个组分存在并列选择的情况，比如马库什权利要求。对于单变量删除部分并列选择项，相当于并列技术方案缩小，这样的删除不超范围。对于多变量可选时，删除部分并列变量得到数个具体组合物或化合物，而这些具体的组合物或化合物在原申请文件中未明确记载的，这样的删除会造成修改超范围。

对于放弃式删除，原申请文件中并未记载明确排除某一技术特征的技术方案，也没有证据表明放弃该特征后的技术方案相比现有技术具有新颖性和创造性，则这样的放弃式删除会导致修改超范围。对于权利要求涉及不授予专利权的主题比如疾病的诊断方法，则允许通过放弃式删除排除该不授予专利权的主题仅保留可授权主题，比如放弃疾病的诊断目的的方法仅保留非诊断目的的方法，但是应当注意，该方法应当是从说明书记载的内容可以直接地、毫无疑义地确定的可以用于非诊断目的，如果该方法一旦实施必然可以判断出主体的健康状况，即使主题中限定了非诊断目的，该方法本质上无法排除非除诊断目的，这样的修改会导致修改超范围。

五、总结

虽然对申请文件修改可能会涉及超范围的情况很多，但是万变不离其宗，只要站位本领域技术人员，判断修改内容是否可以从原始申请文件记载的内容直接地、毫无疑义地确定即可。代理人在对申请文件进行修改时要注意预判，在收到涉及专利法第33条的审查意见时也不应盲目接纳审查意见，而是要仔细阅读原始说明书和权利要求书，判断修改内容是否为申请文件中隐含公开的或可以从中直接地、毫无疑义地确定的内容。