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多种方式加快审查美国专利申请:任何情况都可以申请优先审查吗?

发布网站:察尔斯格伦     发布日期: 2020-06-28 15:42:30     

美国专利商标局(USPTO)针对专利申请人的不同需求开展了多种方式的加快审查。

今天我们来聊一聊更为常用的专利申请高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)和优先审查(Prioritized Examination, Track One)程序。

一、专利申请高速公路(PPH)

专利申请高速公路是适用于不同国家的知识产权局之间的加速审查通道,其根据是美国参与的双边和多边协议。

根据专利申请高速公路的规定,一旦在一个参与PPH的国家的知识产权局获得了至少一项权利要求的授权或得到授权通知,申请人就可以在另一个参与PPH的国家的知识产权局针对同样的专利申请中的实质一样的权利要求申请快速审查通道。

(一) PPH加快审查

1、适用对象 首次申请为与USPTO签署PPH协议的专局,二次申请进入美国。PPH也可以基于PCT申请中有利的检索报告。

截至到目前,与USPTO签订了PPH协议的国家和地区共23个,分别是澳大利亚、奥地利、加拿大、中国、丹麦、爱沙尼亚、欧洲、芬兰、德国、匈牙利、冰岛、以色列、日本、韩国、北欧、挪威、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、西班牙、瑞典、英国及巴西。另外,因为美国也是专利合作条约(Patent Cooperation Treaty)的签约方,此外,USPTO还与巴西等9个国家和地区签署了双边PPH协议。我国专利申请人可以使用该途径。

2、启动条件 在先审查决定中至少有一项权利要求有授权前景,申请人可要求在后审查加快;

对于全球PPH和IP5 PPH,要求的独立权利要求不超过3个,权利要求总数不超过20个,超过需要额外缴纳相应的费用,对于PCT PPH,无权利要求限制。

可见,PPH通道对于已经拿到另一局正向审查意见,又向USPTO提交申请的申请人来说非常合适,不仅不需要申请人缴纳额外费用,而且也可以获得加快审查。

需要注意的是,提交PPH申请的申请人需要将在后申请,即向USPTO提交申请的权利要求保护范围修改为第一局已经认可的范围,即相等或更小,因此,需要申请人在专利保护范围和加快审查之间进行权衡。

3、加快程度 加快程度取决于第一局的正向审查意见通知书。

4、加快数量 2014财年,USPTO共收到7642PPH申请。

(二)该在何时提交PPH请求

1、该美国专利申请尚未开始进行实质审查。

2、所以申请人应尽早提出PPH请求。与在中国国家知识产权局提出PPH请求的要求不同,申请人在美国提出PPH请求的前提条件不要求“专利申请已经公开”。

3、一旦在先申请获得可授权的通知,申请人即可考虑迅速提交美国专利申请的PPH请求。

4、专利高速公路不需要官费,但是此加快审查程序的提出需要在相应美国申请开始审查之前。

5、由于PPH请求所涉及的美国申请权要必须与在先审查的申请权要有实质性的对应(例如比在先申请权要更窄),多数时候申请人在递交PPH请求的时候还需要递交初步修改(Preliminary Amendment),以使得权要达到PPH的要求。

(三)PPH请求的优势

(1)申请得到优先处理。 (2)申请的可预期性提高。

(四)提交PPH请求的时机:我国与美国不尽相同

中国:申请必须已经公开;必须在申请已经进入实质审查阶段或者在提出实质审查请求的同时提出PPH请求;在提出PPH请求之时SIPO尚未对该申请进行审查。

美国:要求在提出PPH请求之时USPTO对该申请的审查尚未开始;且临时申请(Provisional)、植物专利申请(Plant patent)、外观设计申请(Design patent )、复审程序中均不能适用PPH高速路。也就是说PPH请求只针对UtilityPatent(类似于中国的发明申请). 二、优先审查(TrackOne)

由于普通加快审查(AcceleratedExamination)要求的条件较为严格,无法满足申请人的需求,USPTO于2011年9月又提出了优先审查程序

一、优先审查条件

1、专利申请的申请日不早于2011年9月26日,且必须是基于法条35 U.S.C. 111(a) 递交的原始发明专利申请或植物专利申请。

2、如果申请主体是发明专利申请,则申请必须通过美国专利商标局的电子递交系统EFS-Web完成递交。如果申请主体是植物专利,可以采用纸质文件的方式完成递交。

3、申请文件中独立权利要求的数量不得超过四项,权利要求的总数不得超过三十项,并且不得包含多重权利要求.

4、申请人需要在递交专利申请的同时递交优先审查的请求,并需要同时缴纳优先审查审查费,以及专利申请的公开费。

5、优先审查的资格尚有剩余。美国专利与商标局目前给优先审查的数量设置了每年10,000件的上限。

二、优先审查的优势

1、优先审查无需提交USPTO认可的检索报告,

2、无需满足会晤等要求

3、申请人只需填表、缴费即可享受优先审查

4、回复快(57天),请求的通过率为94%

由此可见,优先审查这一途径从各方面、特别是从时间上来看是非常具有优势的,其缺点主要是每年美国专利商标局接受的案件数目是有上限的,同时申请人需额外支付一定的官费[1](大实体$4000,小实体$2000)。为了方便申请人更为直观的对比加速审查程序,小编整理好了以下表格:

美国专利申请常用加快审查程序

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