专利法、实施细则、实施指南对答复通知书时规定的修改要求

(1)A 33：对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围(目的：对修改的限制是为了防止由于修改而违反先申请原则);

(2)R51.3：收到审查意见通知书后对专利申请文件的修改应当按照通知书的要求进行。

一、修改时机

1、18个月公布之前的修改—申请人对申请文件进行主动修改或在初审期间应专利局的要求作出修改——法37条 ;

2、三年之内提出实质审查请求时的修改—申请人在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，对发明专利申请可以进行主动修改的——细则51条1款;

3、答复审查意见通知书时的修改;

4、分案申请时提出的修改;

5、请求复审或对无效请求进行意见陈述时的修改;

6、答复审查意见通知书时的修改。

申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后可修改专利申请文件，但是，应当按照通知书的要求进行修改，即针对通知书指出的缺陷进行修改——细则第51条第3款。

然而，对于虽然其时机或方式不符合专利法实施细则第五十一条的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书要求进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于缩短审查程序。但是，当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和原权利要求书记载的范围，也不能被视为经审查员同意的修改——指南第二部分第八章5.2.1节。

四种不符合细则51条的修改不能视作审查员同意的修改的情况：

(1) 删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围;

(2) 改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围;

(3) 将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题;

(4)增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

二、允许的修改

(1)权利要求书的修改

①对独立权利要求作进一步限定(增加技术特征)，针对 A22、A26(4)、R21(2)、 R20(1);

②变更独立权利要求中的技术特征、主题类型、主题名称，针对 R20(1)、 A26(4)、 A22;

③删除权利要求，针对 A31(1)、 A26(4)、R20(1);

④独立权利要求划界，针对R22(1);

⑤修改从属权利要求，针对：R21(3)、R23。

(2)对说明书的修改

(a)对说明书中存在的不符合 R18和R4(1)的修改;

(b)适应性修改。

①名称：准确、简要地反映要求保护的主题的名称

②技术领域

一般应与专利分类表中最低分类位置涉及的领域对应

③背景技术

④发明内容

a.客观的所要解决的技术问题，与权利要求相适应

b.技术方案与权利要求适应性修改

c.技术效果：只有直接、毫无疑义地由原始申请文件推断出的效果，才允许进行修改，否则不允许

⑤附图说明

⑥实施例 ，一般仅限于补入原实施方式或者实施例中具体内容的出处以及已公开的反映发明的有益效果数据的标准测量方法、设备和修改其中的文字缺陷

⑦附图：删除其中不必要的词语和注释，修改附图标记，使线条清楚等——R19

⑧修改能够识别出并唯一确定的明显语法错误、文字错误和打印错误

(3)摘要 R24

三、不允许的修改

原则：凡是违反A33 都不允许

(1)不允许的增加

①将不能明确认定的技术特征写入权利要求或说明书;

②补入不能直接、毫无疑义地确定的信息;

③测量附图获得的尺寸参数;

④引入未提及的附加组分，导致出现原申请没有的特殊效果;

⑤补入不能直接导出的有益效果;

⑥补入实验数据，补入实施例;

⑦补入附图。

(2)不允许的改变

①改变技术特征，超出原权利要求书和说明书的记载范围;

②由不明确的内容改成明确具体的内容，例：在原始申请文件中只记载了在“高压”下进行反应。在审查过程中，申请人将其修改为“7-10个大气压”;

③将没有明确彼此关联的分离的特征进行新的组合。

(3)不允许的删除

①删除权利要求中明确认定的必要技术特征、与说明书公开的技术方案有关的技术术语或具体应用范围;

②删除说明书中的内容，导致超范围;

③disclaim，例外：除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性。

注意事项

1、对于通知书中指出的实质性缺陷确实存在时，在修改专利申请文件时既要克服通知书中所指出的缺陷，又应当为申请人争取更充分的保护;

2、对于审查意见通知书中所指出的形式缺陷，在修改申请文件中应当予以克服;

3、全面、深入地理解申请文件说明书中披露的信息，准确地认定发明点。

4、在专利申请文件符合专利法及其实施细则有关规定的前提下，为委托人争取获得尽可能宽的保护范围。

5、对权利要求书进行修改时，除了必须遵循专利法第33条规定的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围这一基本原则之外，自然还应当符合权利要求书撰写的各项要求。

6、(1)修改后的独立权利要求所请求保护的技术方案应当具备专利法第22条第2款和第22条第3款规定的新颖性和创造性;

(2)修改后的独立权利要求应当记载解决技术问题的必要技术特征，清楚并简要地表述请求保护的范围;

(3)在保证修改后的独立权利要求具有新颖性和创造性的同时，应当避免将非必要技术特征写入独立权利要求导致权利要求保护范围过窄而损害委托人利益。

7、要注意克服原有从属权利要求所存在的形式缺陷;

8、从更好地形成保护梯度以充分维护委托人的利益的角度出发，考虑是否可以针对不同的具体实施方式适当增加一些权利要求。